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28.11.2017

Zwangslizenz für Aids-Medikament: Etappensieg für Taylor Wessing-Mandantin

Kleine Genugtuung für das japanische Pharmaunternehmen Shionogi im Streit um das HIV-Medikament ‚Isentress’: US-Konkurrentin Merck muss Shionogi für die Nutzung der Zwangslizenz eine Lizenzgebühr von vier Prozent zahlen. Das betrifft den in Deutschland vom September 2016 bis Oktober 2017 erzielten Umsatz. Das entschied im November das Bundespatentgericht. Shionogi hatte in der Fehde zuvor zwei Schlappen hinnehmen müssen: Erst verdonnerte das Bundespatentgericht Shionogi zu einer Zwangslizenz und dann wurde das Patent für nichtig erklärt.

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Christian Lederer

Die aktuelle Entscheidung ist die erste über eine Fallkonstellation bei einer einstweiligen Zwangslizenz. Bei einem normalen Lizenzvertrag fällt typischerweise eine Lizenzgebühr für den Zeitraum an, in dem ein Patent Bestand hatte – auch wenn es später für ungültig erklärt wurde. Parteien können sich aber auch auf einen Vertrag einigen, der weniger patentinhaberfreundlich ist. Im Fall der Zwangslizenz folgte das Bundespatentgericht nun der Meinung des Patentinhabers Shionogi. Merck kann dagegen noch in Berufung gehen.

Der Streit hatte große Aufmerksamkeit erregt, weil zu befürchten war, dass Teile der Bevölkerung nicht mehr mit einem entsprechenden Aids-Medikament hätten versorgt werden können. So begründeten auch das Bundespatentgericht und der Bundesgerichtshof die Zwangslizenz für Merck. Isentress ist inzwischen bei HIV-Patienten weit verbreitet und gilt etwa bei der Behandlung von Schwangeren, Neugeborenen und Neuinfizierten als vorteilhaft.

Die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts hat das europäische Patent von Shionogi zum HIV-Wirkstoff Raltegravir widerrufen (Az. T1150/15 3.3.01). Zuvor hatte Merck bereits erfolgreich beim Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof eine Zwangslizenz an dem Patent erstritten. Shionogi hatte Merck die Verletzung seines Patents (EP 1 422 218) vorgeworfen und am Landgericht Düsseldorf geklagt. Merck hatte sich dagegen mit dem Antrag auf Erteilung einer Zwangslizenz gewehrt.

Vertreter Shionogi
Taylor Wessing (München): Dr. Christian Lederer (Federführung), Dr. Sabine Rojahn, Dr. Anja Lunze; Associate: Dr. Jan Rektorschek (alle Patentrecht)
Isenbruck Bösl Hörschler (München): Dr. Fritz Lahrtz, Dr. Sandra Zinner (Patentanwälte)
Vossius & Partner (München): Dr. Alexa Baroness von Uexküll, Dr. Stefan Fickert, Dr. Michaela Wesse, Dr. Richard Enmon

Miriam Gundt

Miriam Gundt

Vertreter Merck
Carpmaels & Ransford (London): Cameron Marshall, Paul Kaufman (European Patent Attorneys)
Hogan Lovells (Düsseldorf): Miriam Gundt (Federführung), Dr. Andreas von Falck; Associates: Kerstin Jonen (alle Patentrecht)
Abitz & Partner (München): Dr. Jan Morf (Patentanwalt)

Bundespatentgericht, 3. Senat
Walter Schramm (Vorsitzender Richter)

Hintergrund: Die Vertreter im Verfahren sind bereits aus den vorangegangenen Verfahrensschritten bekannt. Vossius führte das Einspruchsverfahren, war aber im nun verhandelten Hauptsacheverfahren am Bundespatentgericht nicht beteiligt. (Christina Schulze, Mathieu Klos)